Защита права на интеллектуальную собственность при передаче ноу-хау

     По  мере развития рыночных отношений все  большее значение приобретают «ноу-хау» (в переводе с английского «знать, как») – полностью или частично конфиденциальные знания, включающие сведения технического, экономического, административного, финансового характера, использование которых обеспечивает определенные преимущества лицу или предприятию, их получившему. «Ноу-хау» могут быть признаны формулы, рецепты, чертежи, инструкции, спецификации, рабочие и монтажные схемы, анализ средств проверки, контроля изделий и процесса, технологический опыт, мастерство, непатентоспособные секреты производства и т.п., которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность из-за неизвестности их третьим лицам.

     В большинстве случаев объекты  «ноу-хау» – это технические или организационные решения, на которые в силу тех или иных причин, правообладатель не получил патент. Причины этого могут быть различны, в том числе и необходимость раскрыть информацию о патенте после регистрации, т.к. формулировки патента нередко указывают конкурентам направление поиска. К тому же информация может морально устареть из-за длительности оформления патентов. Поэтому многие компании предпочитают не патентовать новые изобретения, а передавать их в качестве «ноу-хау» на лицензионной основе.

     Обычно  заключению договора о передаче «ноу-хау» предшествуют предварительные переговоры, в ходе которых чаще всего происходит раскрытие «ноу-хау». На этом этапе переговоров потенциальный лицензиат (покупатель) имеет только общее представление о содержании «ноу-хау», планируемого к передаче, и хочет ознакомиться с ним подробнее. Обладатель же «ноу-хау» заинтересован в защите своих прав на тот случай, если лицензиат, предварительно ознакомившись с конфиденциальной информацией, начнет извлекать из нее коммерческую выгоду без привлечения лицензиара (продавца) или раскроет такую информацию третьим лицам.

     Эту проблему можно решить путем заключения одного из двух предлицензионных договоров  — о конфиденциальности или опционного.

     Договор о конфиденциальности возлагает на лицензиата обязанность сохранять конфиденциальность полученной информации, в частности сообщать ее только тем специалистам, которым она необходима для выполнения работы. При этом предполагается, что соответствующие работники должны подписать обязательство о неразглашении.

     Договор о конфиденциальности, как правило, предусматривает передачу информации на определенный срок. В интересах  лицензиара включить в договор условие  о сохранении конфиденциальности и  по истечении срока действия договора. Это защитит права лицензиара в случае, если договор о передаче «ноу-хау» так и не будет заключен.

     Степень возможного раскрытия элементов  «ноу-хау» потенциальному покупателю на предварительных переговорах зависит от его известности и авторитета на рынке. Важно заранее определить объем сведений, который может заинтересовать партнера в предлагаемых «ноу-хау», но не позволит ему воспользоваться этой информацией безвозмездно.

     В отдельных организациях практикуется заключение предварительных опционных  соглашений, при которых будущий лицензиат за определенное вознаграждение знакомится с частью «ноу-хау», чтобы оценить целесообразность закупки лицензии, и в случае отказа от покупки гарантирует обеспечение конфиденциальности полученной информации и соблюдение коммерческой тайны.

     Предметом опционного договора является обязательство  сторон заключить в будущем договор  о передаче «ноу-хау». Подписывая этот контракт, обладатель «ноу-хау» получает гарантию, что договор о его передаче будет заключен, а лицензиат получает возможность осуществить испытания мелкосерийного образца соответствующей продукции и таким образом оценить «ноу-хау».

     Согласно  опционному договору приобретатель  «ноу-хау» должен произвести одноразовый платеж обладателю информации за передачу «ноу-хау» на испытание. При этом стороны должны оговорить, что такая передача не дает права использовать «ноу-хау» каким-либо иным образом, помимо испытаний. В договоре также предусматривается, что если по окончании испытания «ноу-хау» стороны не заключат договор о его передаче, то потенциальный покупатель не имеет права разглашать, передавать третьим лицам и использовать полученные от обладателя «ноу-хау» сведения.

     При этом если покупатель «ноу-хау» отказывается от заключения договора, то сумма, уплаченная им продавцу, не возвращается. Если стороны по итогам заключенного предлицензионного договора не теряют интереса к сделке, то подписывается договор о передаче «ноу-хау», а внесенная покупателем сумма пойдет в счет будущих платежей по нему.

     Для выяснения намерений потенциального покупателя и уточнения возможностей продавца на стадии предварительных переговоров также проводятся встречи технических специалистов. На них детально обсуждаются все параметры объекта лицензии, объем передаваемых прав, объем и характер предоставляемых услуг, включая командирование специалистов на предприятия покупателя и прием специалистов для обучения и стажировки, объем и вид передаваемой информации, сроки командирования и стажировок, подготовки информации для передачи, возможности поставок оборудования, полуфабрикатов и другой товарной продукции, необходимой для освоения производства продукции по лицензии. 

     Предварительные переговоры могут завершиться протоколом о намерениях или разработанными техническими приложениями к договору, завизированными представителями обеих сторон. Другими словами, на предварительных переговорах могут быть обсуждены и сформулированы практически все вопросы, за исключением чисто юридических и коммерческих.

     Таким образом, значение предварительных переговоров весьма велико.

     Предметом непосредственно договора о передаче «ноу-хау» является не уступка (передача) прав на использование «ноу-хау», а передача самой информации. Как правило, она передается в форме документов (технических описаний, методик, формул). Возможна также передача опытных образцов изделий.

     Как и любой гражданско-правовой договор, документ о передаче «ноу-хау» должен включать существенные условия. Основные положения, на которые необходимо обратить внимание при ведении переговоров, приведены в табл. 1.

     Таблица 1. Основные положения договора о передаче «ноу-хау»

     При составлении договора о передаче «ноу-хау» особенно важно определить срок действия обязательств сторон. Срок действия лицензионного соглашения зависит от:

• степени новизны и вероятности раскрытия «ноу-хау»;
• условий других соглашений на аналогичную или близкую продукцию;
• стремления разработчика получать от лицензиата данные об усовершенствовании объекта соглашения в период действия соглашения;
• времени, необходимого на освоение лицензии;
• срока морального старения объекта соглашения;
• условий платежа, в том числе заинтересованности лицензиата в продлении соглашения при комбинированных платежах.

     При заключении договоров на «ноу-хау» не действует патентная защита, поэтому особое значение в данном виде лицензионных соглашений имеют условия о неразглашении «ноу-хау» как в период срока действия лицензионного соглашения, так и после его окончания. В этой связи иногда в соглашении даже оговаривается порядок ознакомления с «ноу-хау» сотрудников лицензиата.

     Наиболее  характерными условиями лицензионных соглашений, ограничивающими лицензиата в использовании «ноу-хау», являются:

• не передавать приобретенные знания и опыт третьей стороне в течение срока действия соглашения и в среднем до 5 лет после окончания этого срока;
• указывать в рекламных документах или на выпускаемой продукции, что она изготовлена по лицензии другой фирмы;
• не предоставлять сублицензии на «ноу-хау», так как это может повлечь за собой его утрату.

     Финансовые  условия передачи «ноу-хау» не являются существенными, то есть их отсутствие в договоре не влечет его недействительности. Однако если цена не может быть установлена из содержания договора, то его исполнение оплачивается по цене, которая обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги при сравнимых обстоятельствах. Поскольку на практике установить аналогичную цену на новое изобретение сложно, то желаемую цену лучше указать непосредственно в договоре.

     Заключая  договор о передаче «ноу-хау», стороны могут по своему выбору установить цену как в форме паушального платежа (единовременной твердой суммы) или периодических платежей (роялти), так и комбинации паушального платежа и роялти, выплачиваемых лицензиатом.

     Размер  паушального платежа может определяться, например, исходя из прогнозируемого за период действия договора дохода лицензиата или фактических издержек лицензиара, связанных с разработкой и правовой защитой «ноу-хау».

     В качестве базы для определения роялти можно установить стоимость чистых продаж лицензионной продукции, себестоимость лицензионной продукции или валовой объем реализации лицензионной продукции.

     Ставка  роялти колеблется, как правило, в  пределах 1-12%, а наиболее часто устанавливается в диапазоне 2-6%. Для некоторых отраслей существуют шкалы ставок среднестатистических рыночных роялти (табл. 2).

     Таблица 2. Ставки среднестатистических рыночных роялти

     Цена  на лицензию должна в то же время обеспечивать покупателю, несмотря на все его издержки при приобретении, включая оплату лицензии, капитальные вложения на ее внедрение, трудовые, временные затраты и др.,  возможность в конечном итоге получить прибыль, превышающую прибыль от реализации на рынке продукции, изготовленной по аналогичным технологиям, и достаточно стабильную в течение длительного периода.

     Это возможно при условии, если внедрение технологии влияет либо на повышение производительности  труда, либо на удешевление применяемых материалов, либо на повышение качества изделий (на создание качественно нового вида продукции), либо способно вызвать суммарное действие этих факторов.

     Особенность договора о передаче «ноу-хау» заключается в том, что обе договаривающиеся стороны, заключающие соглашение, подвергаются определенному риску. Когда продавец предоставляет «ноу-хау», он раскрывает принадлежащий ему секрет производства. Не исключено, что покупатель в будущем раскроет этот секрет третьим лицам, и продавец потеряет преимущества, которые имел перед конкурентами.

     То  же самое относится и к покупателю. Он не может знать, на какой период времени «ноу-хау» сохранит свою экономическую и техническую ценность при быстром развитии науки и техники. Если эта ценность будет утрачена, продавец не получит полностью вознаграждение за передачу «ноу-хау», которое выплачивается ему по частям, а покупатель не получит ожидаемой прибыли и, возможно, даже не возместит понесенных расходов.

     Следует отметить, что «ноу-хау» не пользуются такой правовой охраной как изобретения, промышленные образцы и товарные знаки. Поэтому обеспечение прав на «ноу-хау» заинтересованных лиц зависит, прежде всего, от правильно и четко сформулированных положений в договоре, а также от применения в случае необходимости мер юридической защиты на основе правил о недобросовестной конкуренции и других норм национального законодательства. Таким образом, договор между сторонами имеет решающее значение. 

      ЛИТЕРАТУРА 

1. Борохович, Л. Ваша интеллектуальная собственность / Л.Борохович, А.Монастырская, М.Трохова. – Спб.: Питер, 2001. – 416 с.
2. Волынец-Руссет, Э.Я. Коммерческая реализация изобретений и «ноу-хау» (на внешних и внутренних рынках): учебник / Э.Я.Волынец-Руссет. – М.: Экономистъ, 2004. – 326 с.
3. Лысенкова, Н.В. Рынок технологий в мировой экономике. Ориентиры вхождения Беларуси в международный технологический рынок / Н.В.Лысенкова, В.В.Почекина; под. ред. В.Ф.Медведева. – Минск: ОДО «Равноденствие», 2003. – 163 с.
4. Мухопад, В.И. Лицензионная торговля: маркетинг, ценообразование, управление / В.И.Мухопад. – 2-е изд., перераб. и доп. – ИНИЦ Роспатента, 2000. – 339 с.
5. Соколов, С.А. Стратегия и тактика ведения переговоров при торговле лицензиями и «ноу-хау» / С.А.Соколов. – М.: ИНИЦ Роспатента, 2000. – 210 с.